viernes, 30 de septiembre de 2016

La nueva DIRECTIVA (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas

La nueva DIRECTIVA (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.


Durante el proceso de investigación y creación se generan conocimientos de un gran valor económico que a menudo no pueden acogerse a la protección de los DPI, siendo igualmente importantes para la innovación y la competitividad de las empresas. Cuando es necesario mantener en secreto la propiedad intelectual para salvaguardar tales activos y atraer financiación e inversiones, los investigadores utilizan la forma más antigua de preservar información de valor: la confidencialidad.

Por definición, el poseedor de un secreto comercial no tiene derechos exclusivos sobre la información amparada por dicho secreto. No obstante, a fin de promover un proceso competitivo y eficiente, las restricciones a la utilización de un secreto comercial están justificadas en los casos en que el saber hacer o la información correspondientes hubieran sido obtenidos del poseedor del secreto comercial, contra su voluntad, por un tercero, utilizando medios deshonestos.

Lo anterior significa que los competidores son libres de utilizar soluciones idénticas, similares o alternativas, y que se les debe animar a hacerlo en virtud de un principio pro-competitivo, concurriendo lícitamente en el sector de la innovación, por lo que sigue siendo posible el descubrimiento independiente de la misma información y del mismo saber hacer, siendo también libres de someter a ingeniería inversa cualquier producto obtenido lícitamente. Sin embargo, no están autorizados a engañar para obtener información confidencial elaborada por otros.

Pues bien, desde los acuerdos ADPIC, el «secreto comercial», «información no divulgada», «información empresarial de carácter confidencial», «saber hacer secreto» «saber hacer exclusivo» o «tecnología exclusiva» ha venido protegiéndose desde las empresas, con carácter preventivo a través de la firma de cláusulas o acuerdos de confidencialidad NDA (Non Disclosure Agreement). Sin embargo, el carácter fragmentado y heterogéneo de la protección existente en la Unión contra la apropiación indebida de secretos comerciales es opaca e implica costes y riesgos innecesarios.

En efecto, las divergencias nacionales existentes en materia de protección de secretos comerciales es manifiesta. Así, por ejemplo, no todos los Estados miembros han adoptado definiciones nacionales de «secreto comercial» o de «obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial», de modo que no es fácil determinar el alcance de la protección, que varía de un Estado miembro a otro; no siempre se prevén acciones de cesación contra los infractores; las normas tradicionales de cálculo de las indemnizaciones de daños y perjuicios son a menudo inadecuadas en los casos de apropiación indebida de secretos comerciales; y no está tipificado como delito el robo de secretos comerciales en todos los Estados miembros. Además, muchos Estados miembros no disponen de reglas destinadas a salvaguardar los secretos comerciales en el transcurso de un proceso judicial, lo que disuade a las víctimas de apropiación indebida de un secreto comercial de buscar el amparo de los tribunales.

Así, para mayor detalle, la definición de «secreto comercial» debería cubrir la información empresarial y tecnológica siempre que exista un interés legítimo por mantenerlos confidenciales y una expectativa legítima de preservación de dicha confidencialidad, debiendo excluir la información de escasa importancia y los conocimientos y las competencias adquiridas por los empleados en el ejercicio habitual de sus funciones, así como los que son generalmente conocidos o fácilmente accesibles para quienes pertenecen a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

En definitiva, hasta la fecha presente, la fragmentación de la protección jurídica dentro de la UE no garantizaba un ámbito de protección homogéneo en todo el mercado interior, lo que mermaba y enervaba la competitividad en el seno de la Unión.

Pues bien, el pasado 14 de abril, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva relativa a la "protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas" destinada a proteger el know-how de las empresas, así como sus secretos comerciales, sumándose a la panoplia de protección que dispensa la normativa sobre propiedad industrial e intelectual y competencia desleal y con la que se pretende armonizar la legislación de los Estados miembros sobre secretos comerciales.


Dejando a un lado valoraciones técnicas de más calado, la realidad es que el 9 de junio de 2018 los Estados miembros de la Unión Europea deberán trasladar a los ordenamientos jurídicos nacionales esta Directiva europea.





Emilio Hidalgo
Abogado Socio


FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

viernes, 23 de septiembre de 2016

EL NO QUE DEBERÍA SER SÍ


EL NO QUE DEBERÍA SER SÍ

Como es sabido, la obra intelectual tiene protección internacional conforme al Convenio de Berna de 1886, protección reconocida también en el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1994, así como por el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), de 20 de diciembre de 1996, de los que es Parte la Unión Europea.

Pues bien, contrariamente a lo que viene sucediendo en la OEPM, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO) continúa rechazando oposiciones presentadas en base a derechos de autor anteriores, desterrando las posibilidades de los titulares de derechos prioritarios a la vía de nulidad, con los inherentes perjuicios a sus intereses legítimos.

Así, las Directrices de la EUIPO señalan que los derechos de autor anteriores no se pueden esgrimir válidamente, como base del artículo 8.4 del RMUE, debiendo su titular quedar relegado al ejercicio de la acción de nulidad, conforme al artículo 53.2 del citado Reglamento.

En este sentido, las mencionadas Directrices excluyen al derecho de autor como fundamento para que su titular presente una oposición a una EUTM, en base, únicamente, a dos motivos:

         a)   Por no ostentar la naturaleza de “signo”.
         b)   Por la interpretación de que su inclusión, como base para un procedimiento de                  solicitud de nulidad, impide ser considerada fundamento para formular una oposición            en virtud del 8.4 del RMUE.

Ahora bien, tanto la interpretación del RMUE que recoge tales Directrices, como el tenor de la jurisprudencia esgrimida del Tribunal de Justicia, parecen querer desconocer la existencia un reducido pero notorio grupo de creaciones intelectuales que, al igual que los irreductibles galos, pretenden quedar al margen de tan sencillo escenario.


Así, no podemos olvidar que tales signos utilizados en el tráfico económico y, en ocasiones, principal activo de las empresas, precisan escapar de la denegación automática que impone la EUIPO por varios motivos. En primer lugar, esta ortodoxa interpretación del párrafo 4º del artículo 8 RMUE resulta contraria a los principios y obligaciones que se enuncian y subyacen en los acuerdos y tratados internacionales de los que la UE es parte, en concreto, el ADPIC y el Tratado OMPI sobre Derecho de Autor. Además, la especial naturaleza del derecho de autor puede, en ciertos casos, haber trascendido con mucho su encuadre exclusivo como derecho de autor, viniendo a constituir signos de reconocido prestigio nacional e internacional; distintivos en el tráfico económico, sin que lo anterior suponga merma a su protección intelectual.

Sin perjuicio de lo anterior, pese a venir referida a ejemplos de asuntos que tratan sobre si un derecho de autor es un «signo», a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMUE, la jurisprudencia de la UE invocada parece desconocer la posibilidad de que una creación sea, simultáneamente, derecho de autor y signo con trascendencia mercantil, conservando ambas naturalezas.

Pues bien, si examinamos el primero de ambos tratados, entre los principios y salvaguardas de los derechos de propiedad intelectual que establece el ADPIC, ya desde su Expositivo, se ocupa de poner en relieve la obligación de los Miembros de instaurar aquellos medios que sean eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual.

Estas obligaciones, lejos de quedar relegados a principios genéricos o programáticos, son desarrolladas en las Secciones Primera y Segunda de la Parte III del Acuerdo, a través de sus artículos 41 y ss., tal como se reproduce:

Artículo 41
2. “Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios”.

Así, conviene hacer hincapié en la referencia expresa que efectúa en su Parte IV (“ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS”) habida cuenta de que el Acuerdo, en su artículo 62, señala:

Artículo 62
4. “Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41”.

Quiere ello decir que las Partes contratantes deben esforzarse en incluir un sistema de recursos que, contemplando la totalidad de las materias objeto de propiedad intelectual que recoge, permita a los titulares de estos derechos oponerse de manera ágil; rápida, eficaz y sin instituir impedimentos u obstáculos desproporcionados, a los intentos de terceros de efectuar cualquier tipo de acción infractora.

En suma, la interpretación del artículo 8.4 del RMUE, en el sentido de negar la posibilidad a los titulares de un derecho de autor de erigir tales derechos en fundamento para oponerse al registro de una EUTM, parece desconocer la normativa internacional a la que se haya vinculada nuestra organización supranacional, siendo, igualmente, contrario a las obligaciones suscritas por la Unión.

A mayor abundamiento, la consideración de que tal interpretación podría ser contraria al Derecho Internacional; Acuerdos y Tratados de los que la Unión Europea es signataria, se ha visto reforzada toda vez que, la reciente inclusión de las Indicaciones Geográficas, supondría continuar marginando al derecho de autor del mecanismo más ágil habilitado por la EUIPO para que sus titulares puedan impedir que terceros registren una marca de la Unión que infrinja sus derechos; obligando a los titulares a tener que recurrir de forma ciega y automática al procedimiento de nulidad, suponiendo a todas luces un trato desigual frente a los titulares de otros derechos reconocidos en el ADPIC y demás tratados y convenios internacionales, al no respetar los principios de procedimientos justos y equitativos, procedimientos que, además, implican mayor complicación, cargas y retrasos, por otra parte, innecesarios.


En definitiva, un no a la sencillez a la agilidad y a eliminación de trabas para los titulares, un no que debería ser un sí.






AGUSTÍN LLAVATA SILVA
Responsable del Dpto. de Propiedad Intelectual.
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

viernes, 16 de septiembre de 2016

¿PUEDEN SER LOS MONUMENTOS FAMOSOS INDICATIVOS DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA?

¿PUEDEN SER LOS MONUMENTOS FAMOSOS INDICATIVOS DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA?

¿Se podría entender que hay error en el consumidor si un empresario fabrica sus productos fuera de Barcelona, Madrid o Córdoba, y se sirve de las expresiones “SAGRADA FAMILIA”, “CIBELES” o “MEZQUITA”?
                   

         


  

Resulta necesario destacar por su importancia que ya en las DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS (ahora denominadas Marcas de la UE), parte B, examen, sección 4ª sobre motivos de denegación absolutos, se refería:

una MC puede considerarse engañosa cuando, por ejemplo, contenga elementos figurativos que suelan asociarse con la zona geográfica en cuestión (como monumentos históricos sobradamente conocidos), o cuando reproduzca una forma específica del producto, citando como ejemplos:

- MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINTMICHEL, la Abadía del Mont-SaintMichel es un emblema reconocido de la ciudad y la isla de Mont Saint Michel en Normandía. Al uso de esta imagen para comercializar marisco ajeno al que es objeto de la DOP «Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel»….

- PORTO, el puente de Dom Luís I sobre el río Duero constituye un emblema bien conocido de la ciudad de Oporto. A la utilización de tal imagen en vinos distintos de los que son objeto de la DOP «Porto» …”

Así, establece nuestra normativa comunitaria:

Se denegará el registro de:
-las marcas que puedan inducir al público a error, porejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;”


A la hora de determinar si una determinada marca puede inducir a engaño no es necesario que se produzca un engaño efectivo sino que es suficiente con que exista un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor. El engaño es cualquier práctica que por las circunstancias en que tengan lugar sea susceptible de inducir a error a las personas a la que se dirige, sobre un extremo que puede influir en la formación de sus preferencias o en la toma de sus decisiones en el mercado.

La prohibición contemplada tiene por objeto impedir el registro de signos distintivos que incluyan indicaciones que no sean idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos reivindicados sobre el verdadero origen o cualidad o características de dichos productos, con la finalidad de asegurar unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes y distribuidores de productos que lleven ese tipo de indicaciones y de garantizar el derecho de los consumidores a la correcta elección de los productos que pretenden adquirir.

La prohibición de signos engañosos no es una lista cerrada, sino abierta, donde se puede distinguir distintas modalidades de engaño, tales como los que inducen a error al público sobre la naturaleza, calidad y características del producto o servicio, lo que inducen a error sobre la procedencia geográfica o los que inducen sobre las características de la empresa de donde proceden los productos o servicios.

Como es sabido, las indicaciones geográficas son aquellos signos o símbolos que permiten la designación explícita o implícita de un determinado lugar. Se trata de una noción sumamente amplia que aglutina no sólo a las denominaciones geográficas en sentido estricto (los topónimos), sino también a aquellas otras indicaciones que, sin aludir de forma directa y elocuente a una zona determinada, permiten realizar un proceso de asociación en la mente del público de los consumidores que facilita tal deducción. Éste sería el caso, por ejemplo, de los colores de una bandera o un monumento típico.
De conformidad con el artículo 6.1.b) de la Directiva reseñada, sobre prácticas comerciales desleales, se considera engañosa toda práctica comercial que contenga información que, en la forma que sea, pueda inducir a error al consumidor medio sobre el origen geográfico del producto, que pueda hacerle tomar una decisión sobre un acto de compra que de otro de modo no hubiera tomado.
Dicho lo anterior, y en referencia al sector alimenticio en particular, existe numerosa normativa tanto comunitaria como nacional (española) que no permite el uso en el etiquetado y presentación del producto alimenticio, de denominación alguna que pueda, por su naturaleza, inducir a error al comprador sobre el origen o procedencia geográfica del producto.
¿Qué consumidor pensaría que una marca de cervezas “GIRALDA” puede tener su origen o fabricación fuera de la ciudad de la Giralda, Sevilla?
Pues bien, lamentablemente, los organismos rectores de la viabilidad de una marca de estas características -con un fabricante ubicado a más de 500 kms de dicha ciudad-, no consideraron que la referencia monumental en un producto, hiciera alusión conceptual al lugar de fabricación del mismo, lo que a nuestro juicio es inadmisible, porque si tratamos de evitar con la norma el engaño del consumidor, hacemos un muy flaco favor permitiendo signos que permitan al mismo elegir sin que se revele una información que puede ser decisiva a la hora de la compra.
Más llamativo es aún que se conceda una marca de este perfil, cuando el monumento como tal, estando ubicado en la vía pública, pertenece a una entidad privada, como es la Iglesia Metropolitana de Sevilla.
A nuestro juicio, un monumento de fama universal asociado por los consumidores a una ciudad es un clarísimo indicativo de procedencia geográfica y como tal, suficiente para inducir a error al consumidor en la compra si se dan estas circunstancias de falta de correspondencia entre lugar de fabricación y ubicación del monumento. Lamentamos que los organismos rectores no convengan con nosotros en algo que además de justo, es sencillamente lógico.






Rafael Jiménez Díaz
Abogado socio y Agente de la Propiedad Industrial

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS