La nueva DIRECTIVA (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, relativa a
la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no
divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación
ilícitas.
Durante el proceso de investigación y
creación se generan conocimientos de un gran valor económico que a menudo no
pueden acogerse a la protección de los DPI, siendo igualmente importantes para
la innovación y la competitividad de las empresas. Cuando es necesario mantener
en secreto la propiedad intelectual para salvaguardar tales activos y atraer
financiación e inversiones, los investigadores utilizan la forma más antigua de
preservar información de valor: la confidencialidad.
Por definición, el poseedor de un
secreto comercial no tiene derechos exclusivos sobre la información amparada
por dicho secreto. No obstante, a fin de promover un proceso competitivo y
eficiente, las restricciones a la utilización de un secreto comercial están
justificadas en los casos en que el saber hacer o la información
correspondientes hubieran sido obtenidos del poseedor del secreto comercial,
contra su voluntad, por un tercero, utilizando medios deshonestos.
Lo anterior significa que los
competidores son libres de utilizar soluciones idénticas, similares o
alternativas, y que se les debe animar a hacerlo en virtud de un principio pro-competitivo,
concurriendo lícitamente en el sector de la innovación, por lo que sigue siendo
posible el descubrimiento independiente de la misma información y del mismo
saber hacer, siendo también libres de someter a ingeniería inversa cualquier
producto obtenido lícitamente. Sin embargo, no están autorizados a engañar para
obtener información confidencial elaborada por otros.
Pues
bien, desde los acuerdos ADPIC, el «secreto comercial», «información no divulgada»,
«información empresarial de carácter confidencial», «saber hacer secreto» «saber
hacer exclusivo» o «tecnología exclusiva» ha venido
protegiéndose desde las empresas, con carácter preventivo a través de la firma
de cláusulas o acuerdos de confidencialidad NDA (Non Disclosure Agreement). Sin embargo, el carácter fragmentado y
heterogéneo de la protección existente en la Unión contra la apropiación
indebida de secretos comerciales es opaca e implica costes y riesgos
innecesarios.
En efecto, las divergencias nacionales
existentes en materia de protección de secretos comerciales es manifiesta. Así,
por ejemplo, no todos los Estados miembros han adoptado definiciones nacionales
de «secreto comercial» o de «obtención, utilización o divulgación ilícitas de
un secreto comercial», de modo que no es fácil determinar el alcance de la
protección, que varía de un Estado miembro a otro; no siempre se prevén
acciones de cesación contra los infractores; las normas tradicionales de
cálculo de las indemnizaciones de daños y perjuicios son a menudo inadecuadas
en los casos de apropiación indebida de secretos comerciales; y no está
tipificado como delito el robo de secretos comerciales en todos los Estados
miembros. Además, muchos Estados miembros no disponen de reglas destinadas a
salvaguardar los secretos comerciales en el transcurso de un proceso judicial,
lo que disuade a las víctimas de apropiación indebida de un secreto comercial
de buscar el amparo de los tribunales.
Así, para mayor detalle, la definición
de «secreto comercial» debería cubrir la información empresarial y tecnológica
siempre que exista un interés legítimo por mantenerlos confidenciales y una
expectativa legítima de preservación de dicha confidencialidad, debiendo excluir
la información de escasa importancia y los conocimientos y las competencias
adquiridas por los empleados en el ejercicio habitual de sus funciones, así
como los que son generalmente conocidos o fácilmente accesibles para quienes
pertenecen a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información
en cuestión.
En definitiva, hasta la fecha presente,
la fragmentación de la protección jurídica dentro de la UE no garantizaba un
ámbito de protección homogéneo en todo el mercado interior, lo que mermaba y
enervaba la competitividad en el seno de la Unión.
Pues bien, el pasado 14 de abril, el
Parlamento Europeo aprobó la Directiva relativa a la "protección del saber
hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra
su obtención, utilización y divulgación ilícitas" destinada a proteger el know-how de las empresas,
así como sus secretos comerciales, sumándose a la panoplia de protección que
dispensa la normativa sobre propiedad industrial e intelectual y competencia
desleal y con la que se pretende armonizar la legislación de los Estados miembros
sobre secretos comerciales.