jueves, 23 de junio de 2016

ESPERANDO AL 2086

ESPERANDO AL 2086

La Ley de Propiedad Intelectual francesa (“Code de la Propriété Intellectuelle”) que se encuentra plenamente armonizada con nuestra Legislación, libera a cualquier obra derivada del intelecto de la atadura a su autor cuando pasan los 70 años desde que el mismo fallece.
Reciente es la noticia que nos informa que el famoso y más interpretado “BOLERO DE RAVEL” pasa al dominio público. Dicen del mismo que se interpreta cada 10 minutos en todo el mundo lo que ha supuesto la generación de 50 millones de euros desde 1960 y, como curiosidad se apunta, que como otros muchos derechos se vio condicionado por los avatares de las guerras, viéndose interrumpido ese período de protección para continuar con posterioridad por causa de las dos Guerras Mundiales.



“El Bolero” compuesto por Ravel y catalogado por él mismo como una obra de poco nivel compositivo, ha sido la obra sinfónica que más ganancias ha generado por concepto de derechos de autor. Un récord que generó ávidos pleitos dado que Ravel, en 1937 sin dejar herederos directos.

Casi 80 años después, todo sigue igual. Nos resultan muy cercanos episodios de enfrentamientos por los derechos de autor de compositores e intérpretes famosos y recientemente desaparecidos, Amy Winehouse, Michael Jackson y el último, Prince.


Sin embargo, desde el pasado domingo 1 de mayo de 2016, se puede interpretar libre y sin trabazones el “Bolero de Ravel” después de 88 años desde su estreno. Habrá que esperar al año 2086 para que ocurra lo mismo con “PURPLE RAIN”.


 
Rosa Selva Morán
Abogada
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

viernes, 17 de junio de 2016

VERDE QUE TE QUIERO, VERDE

La mayoría de los expertos en propiedad industrial todavía andamos preguntándonos sin aclararnos si es posible obtener un derecho de exclusiva sobre un determinado color, o más bien, una determinada tonalidad de color. Nuestra normativa nacional, armonizada con la comunitaria, no se pronuncia al respecto, cuando sí lo hacía la Ley del 88, permitiendo la protección de colores siempre dentro de otro elemento visual. Eso y nada era lo mismo, puesto que el color dentro de una figura es tanto como permitir proteger marcas con gama cromática.

Pero hemos de ir más allá: ¿se puede obtener un derecho de exclusiva sobre un determinado color, de tal manera de que se pueda prohibir a la competencia su uso?. En principio, la jurisprudencia es pacífica en lo referente a la incompatibilidad en exclusiva de una forma geométrica, un color, una figura, las letras del alfabeto o reproducciones de animales, salvo en los casos de identidad cuasi absoluta suavizada en los casos de notoriedad.

                                    


Efectivamente, sólo en los casos en los que la notoriedad alcanzada por uno de los referidos elementos -entre ellos el color-, sea indiscutible, su manto protector podrá extenderse en contra de la competencia dentro del mismo sector. La pregunta es ¿qué grado de notoriedad, y por tanto, de conocimiento del público, se ha de exigir para comprometer un determinado color en favor de una empresa?. Después de tantos años de discusión, el tema sigue candente y los Tribunales siguen sin aclararse sobre si dicha afirmación es factible.

La empresa alemana Briersdorf, fabricante de la marca “NIVEA” y el gigante mundial UNILEVER, productor de la línea cosmética “DOVE”, se han enzarzado en una polémica judicial ante el Tribunal Supremo germano en torno al color azul oscuro de sus productos.
El letrado de Nivea mantuvo que el color azul no era utilizado como elemento decorativo, sino que el mismo era un elemento distintivo más de su línea cosmética, tan importante como el formato físico o la presentación del envoltorio. ¿Y es que quién no conoce la lata redonda azul, con las letras blancas de la marca “Nivea”?

Por su parte, el abogado de Unilever refería que dentro del citado sector hay decenas de competidores que utilizan el color azul en sus campañas publicitarias.

La pregunta más bien es: ¿Qué porcentaje de conocimiento o popularidad de la ciudadanía debe asociar un color a un producto, para designarlo como distintivo?. Lo cierto y verdad es que hasta la fecha,  sólo dos empresas han conseguido en sectores muy distintos, que se obtenga un derecho de exclusividad de una tonalidad de color frente a su competencia.

La primera  se halla en el sector de las telecomunicaciones y, curiosamente, refuerza su concepto cromático con el denominativo. Efectivamente, la empresa “Orange” de telefonía no sólo se vale de dicho vocablo sino del color naranja característico que usa en su producto.
                                                      
    

Por otra parte, la segunda de las marcas notorias con una cualificada gama cromática, se ubica en el sector de los chocolates. Pero no pensemos en el color rojo de Nestlé, porque curiosamente es su competencia directa “Milka” la que finalmente ha conseguido que su color morado claro-malva, sea lo suficientemente notoria como para exclusivizar su cromática en el sector chocolatero exclusivamente, claro. Recuerdan el color, ¿verdad?.

La cuestión podemos complicarlas como queramos:

¿Todos los seres humanos tenemos la misma captación de tonalidades de colores?

¿Qué ocurre si una empresa de la competencia se acerca peligrosamente a una tonalidad de color sin reproducir la notoria?

¿y si la notoriedad se produce en algunos países y en otros no, porque se exijan cantidades porcentuales diferentes de conocimiento por parte de los ciudadanos?


Para gustos, y nunca mejor dicho, colores…






 Cristina Jiménez Díaz
Abogado
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

viernes, 10 de junio de 2016

EL USO DIVERGENTE DE LA MARCA

EL USO DIVERGENTE DE LA MARCA
La razón de que se permita usar la marca en forma divergente a la que aparece registrada, radica en el hecho de que el signo marcario no puede ser algo encorsetado y estático, sino dúctil y dinámico, pudiendo adaptarse al compás de los cambios estéticos o artísticos que demanda la sociedad en cada momento histórico.
Ahora bien, es preciso señalar que este aggiornamento debe estar sujeto a los siguientes límites:
      i.        No altere los elementos significativos de la composición marcaria en la forma en la que aparece registrada.
     ii.         No entre en manifiesta colisión con otro asiento registral generándose en el consumidor un riesgo de confusión o asociación.
   iii.        No se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de una marca anterior o sea perjudicial para la misma.
En efecto, aun cuando la transformación de la naturaleza de una marca de naturaleza puramente denominativa en una naturaleza figurativa es conceptualmente legítima al amparo de la Letra a) del Art. 39 LM. Sin embargo, como quiera que el Ordenamiento no puede tolerar derechos absolutos, ilimitados o incondicionados, este artículo Art. 39 LM introduce ya un primer correctivo a esta fuerza expansiva o centrífuga que posee el titular de un registro de marca, en la medida en que condiciona esta facultad transformadora o modificativa a la conservación de la fuerza distintiva del signo.
“El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada”.

Así, a título de ejemplo, piénsese en la afamada marca GAMBRINUS de CRUZCAMPO. Desde su origen en 1926, sus rasgos principales no han variado a lo largo de la historia, salvo quizá por el hecho de que el GAMBRINUS del Siglo XXI es mucho más estilizado que sus antecesores debido a la necesidad de adaptar este personaje a las modernas tendencias estéticas derivadas del fomento de la salud:


Dicho de otro modo, aun siendo en principio lícito el uso divergente de una marca registrada al amparo de la Letra a) del Artículo 39 LM, el titular registral ha de respetar, sin embargo, dos límites condicionantes:
(i)         Uno intrínseco, constituido por la conservación del elemento nuclear que condensa la función distintiva de la marca registrada cuando se opera su uso en el mercado; esto es, la función indicadora del origen o procedencia empresarial del producto distinguido, toda vez que es ésta la función principal de la marca, tal y como se indica en el Art. 4 LM.

(ii)        Uno extrínseco; y es el que nos interesa en la presente demanda, que acontece cuando el uso divergente es deliberadamente buscado para invadir la esfera distintiva de otro asiento registral previo que goza de un alto grado de notoriedad en el mismo lugar donde ésta comercializa sus productos, generándose un riesgo de confusión o asociación, o un aprovechamiento desleal.

Sólo dentro de este eje de coordenadas; constituido por los dos límites intrínsecos y extrínsecos, y aun cuando el uso que se opere en el mercado sobrepuje y exceda al literal o tabular, se estará haciendo un uso legítimo del ius utendi; quizás distinto, divergente o aggiornato, pero no técnicamente incorrecto. Insistimos: sólo dentro de este sistema de  geometría espacial podrá invocarse el antiguo aforismo “qui suo iure utitur, neminem laedit”. De lo contrario, se estará haciendo un uso ultra vires del ius utendi.

La Sentencia de 29 de diciembre de 1995 de la célebre y altamente especializada Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, recaída en el Rollo 661/94 dimanante del juicio de menor cuantía n.º 1392/92 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 9 de la Capital, Sección integrada por los prestigiosos Magistrados, Ilmos. Sres. Ferrándiz Gabriel; Gimeno Bayón-Cobos y Béjar García, toda vez que tuvo el indudable acierto de señalar que el titular de una marca que, al usarla en el mercado, sobrepase o exceda los límites objetivos impuestos por los rasgos esenciales de su identidad invadiendo, a su vez, los que son propios de una marca prioritaria en el mercado debe ser sancionada:

“FUNDAMENTO DE DERECHO SEXTO
V.- Que es posible, en conclusión, que, el titular de una marca, que, al usarla, sobrepase los límites objetivos impuestos por los rasgos esenciales de su identidad, invada, a su vez, los que son propios de una marca distinta y origine riesgo de confusión en el mercado sobre la procedencia de los productos por ella identificados, o, incluso, que, sin lesionar derecho de marca alguno, dañe el derecho básico de autoafirmación en el mercado de un competidor, mediante actos de competencia desleal, en cuanto idóneos para crear confusión con las prestaciones del mismo.
(…)
FUNDAMENTO DE DERECHO SÉPTIMO
Conclusión II: permite valorar como cabalmente correctas las afirmaciones en que el Sr. Juez ha basado su decisión, no solo en plano puramente objetivo -<…la objeción viene de la circunstancia de que dicha expresión gráfica viniera a adoptar la forma que, en definitiva, adoptó, con la configuración de colores y realce del término coincidente y característico del signo distintivo de la contraria>-, sino, también, en el subjetivo -<tal coincidencia no puede obedecer al simple cálculo de probabilidades o a la pura casualidad. Resulta mas verosímil pensar que hubo un propósito deliberado de asemejarse al signo distintivo característico de la actora y que venía siendo de amplio uso y difusión en el mercado internacional y en fase creciente en nuestro país“.

Y en el mismo sentido, la Sentencia n.º 506/2011 de 22 de diciembre de 2011 de la misma Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ha tenido ocasión de precisar que la forma en la que se haya venido utilizando su signo, sustancialmente distinta a como figura registrada, puede considerarse reveladora de una auténtica intención defraudadora:

“C) Opinión del tribunal
8. También compartimos con la resolución recurrida que no resulta relevante a estos efectos la forma en la que la demandada haya venido utilizando su signo, sustancialmente distinta a como lo tenía registrado, salvo que esa utilización, posterior al registro aunque próxima a él, pueda considerarse reveladora de una intención de la parte de utilizarlo con la única finalidad de justificar un uso confusorio de sus signos con los de la actora”.

Pues bien, el término “límites objetivos” felizmente acuñado por la prestigiosa Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en la indicada Sentencia de 29 de diciembre de 1995 anteriormente referida, supone que la marca no puede cruzar ciertas fronteras cuando su uso opera en el mercado, pues la naturaleza congénita o inherente de la marca y la imposibilidad de invadir la esfera de actuación de derechos prioritarios demanda sus propios fueros.

Recuérdese, además, que según indican las Directrices de la OAMI la naturaleza inherente o “límites objetivos” de una marca denominativa lleva aparejada un rosario de consecuencias jurídicas que condicionan su contenido y alcance, por lo que al optar por solicitar una marca de naturaleza puramente denominativa, debería de quedar inmediatamente sujeta, por mor de la doctrina de los actos propios, a las condiciones jurídicas inherentes a su libérrima elección y aparejarse a correr su misma suerte.

En definitiva, una marca puede operar en el tráfico mercantil más allá de estos “límites objetivos” por lo que deambulará fuera de las coordenadas u órbita de protección que le dispensa el ius utendi de su asiento registral, pues la protección que ofrece el registro de una marca denominativa se aplica al término formulado en la solicitud de registro y no a las características gráficas o estilísticas particulares que podría poseer la marca.

En términos de hipótesis dialéctica, piénsese que un tercero consiguiese acceder al registro con el signo de naturaleza puramente denominativa “LECHERA”, para reivindicar productos lácteos. Es decir, una pura denominación “LECHERA” en el que no se reivindican formas ni colores determinados.

Pues bien, aun siendo cierto que al amparo la Letra a) del Art. 39 LM, este nuevo titular registral podría operar en el mercado valiéndose de una adaptación gráfica y cromática de su marca puramente denominativa “LECHERA” bajo las siguientes configuraciones estéticas o artísticas:

Lechera
Lechera La lechera
La lechera

La lechera

Sin embargo, no podría adoptar en el mercado una apariencia estética idéntica o semejante a la afamada marca gráfica de NESTLÉ, reproducida a continuación, ni indicar una conexión entre dichos bienes y el titular de la marca o, en general, un uso que pudiese implicar un aprovechamiento  indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada por NESTLÉ.

De lo contrario, tal y como señaló la Sentencia de la prestigiosa Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 29 de diciembre de 1995, citada anteriormente, el eventual titular de la marca puramente denominativa “LECHERA”, estaría excediendo los “límites objetivos” impuestos por los rasgos esenciales de su identidad registral, invadiendo de suyo los que son propios de la marca prioritaria y notoria de NESTLÉ y generando el consiguiente riesgo de confusión o asociación en el mercado; indicándose una conexión o, en general, un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada por NESTLÉ.



En definitiva, el ilícito marcario que se denuncia se construye desde una perspectiva ultra activa, toda vez que el demandado utiliza su signo registrado previo dilatándolo o extendiéndolo posteriormente en el mercado más allá (ultra vires) del sistema de coordenadas que le brinda su legítimo ius utendi.


En este contexto, se aprecia una suerte de relación directamente  proporcional entre el alejamiento o distanciamiento de los “límites objetivos” respecto del modo y manera en la que aparece registrada una marca y el debilitamiento de la legitimidad jurídica. 

Dicho de otro modo, tanto más se enerva la protección del titular registral de una marca denominativa cuanto ésta más se aleja, errática, de su inicial configuración registral, invadiendo la esfera del ius excludendi de derechos anteriores con los que puede generar un riesgo de confusión o asociación; una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso extravagante implica un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de una marca anterior.

Es éste, además, un criterio que si se analiza con la debida perspectiva histórica siempre ha caracterizado al Derecho de marcas. No en vano el derecho subjetivo tutelado por el sistema de marcas se ha nutrido paulatinamente de determinados ilícitos concurrenciales relativos a los signos distintivos tras un proceso de maduración más o menos largo en el seno de la normativa contra la competencia desleal. Así se habría de explicar, por ejemplo, que hoy tenga cabida en el sistema de marcas la protección reforzada de la marca notoria o renombrada más allá de la regla de la especialidad.
Así las cosas, la clave de sentido estriba en indagar si el uso que hace de una marca responde a la fundada y legítima pretensión de actualizar la estética de la marca respecto de la forma en la que aparece registrada al amparo de la Letra a) del Art. 39 LM o si; antes al contrario, responde a fines espurios o parasitarios propios del aprovechamiento indebido.


Ciertamente, el lugar privilegiado que dentro del sistema legal ocupa el Art. 6.4 del Código Civil; enmarcado en su Título Preliminar, permite extender su aplicación más allá del ámbito puramente civil pues; como es sobradamente conocido, el Título Preliminar regula de manera general los principios fundamentales del Derecho Civil, por lo que esta categoría jurídica despliega idénticos efectos invalidantes en todos los sectores del ordenamiento jurídico y sólo por tradición histórica conserva en el Código Civil su encaje normativo.








Emilio Hidalgo
Abogado Socio
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

viernes, 3 de junio de 2016

QUÉ IMPORTANTE ES OLER BIEN

QUÉ IMPORTANTE ES OLER BIEN


El nuevo reglamento sobre la marca de la Unión Europea 2015/2424, ha dado una nueva vuelta de rosca al concepto de qué debe entenderse por marca, al eliminar un límite hasta la fecha absolutamente impenetrable en las legislaciones marcarias de los países más avanzados del mundo: la representación gráfica, de la que ha de gozar toda marca.

Ello eliminaba la posibilidad de que las marcas olfativas tuvieran acceso al registro, hasta el momento algo inexistente en la realidad marcaria, por la necesidad de su representación gráfica. Este concepto es ahora sustituido por el de la distintividad, según los medios tecnológicos. En la medida en que un signo olfativo pueda ser representado usando tecnología de tal manera que esa representación sea clara, inteligible, duradera y sin posibilidad de discusión, es decir, objetiva, se podrá admitir por vía de ejemplo a un perfume o al olor de un vino como signo distintivo.


Los expertos técnicos hablan de la figura de la nariz electrónica, es decir, un dispositivo medidor del olor como lo haría un ser humano, pero además disociando los distintos componentes de la información recibida, objeto de estudio.





Si bien muchos expertos marcarios y desde luego un organismo como la actual EUIPO, hasta hace breves fechas OAMI, con profesionales de primerísimo nivel en sus filas, se ha decantado por las bondades de abrir las puertas del acceso registral a las marcas olfativas, no podemos por menos que mostrar nuestras reservas a ese hipotético avance con los mismos argumentos que se han estado manteniendo durante décadas.

Históricamente, todos recordaremos la diatriba doctrinal que supuso la aceptación del Tribunal Supremo Federal alemán, de admitir como marca en el país germano “el olor a hierba recién cortada”, contra la opinión doctrinal de más de media Europa.

Los argumentos de esta última posición eran los siguientes: toda vez que el criterio básico utilizado por las normativas de los países desarrollados para valorar una infracción se basaba en concepto “distintividad”, o lo que es lo mismo, la potencialidad del consumidor de distinguir sin confusión un olor de otro, éste ha de quedar plenamente identificado e individualizado para poder llegar a ser confirmado como signo distintivo.




Pero, ¿todos los humanos tenemos la capacidad de percibir los mismos olores? ¿Y si un perfume, bajo una marca, modifica mínimamente su olor por una variación en un ingrediente de un día de fabricación al día siguiente? ¿Cómo se garantiza el guardar una esencia a efectos de probar una infracción, manteniendo inalterables sus condiciones organolépticas desde el día de la solicitud hasta el de su prueba como uso en un juicio?, Y en un plano más jurídico, ¿para qué tratar de encajar con calzador una circunstancia humana como la de las percepciones olfativas en una tan particular figura jurídica  como la marca, que se compadece mal con cierta subjetividad, cuando existe una normativa mucho más adaptable como la de competencia desleal, contemplada para supuestos en que normativas más “objetivas” como la marcaria tiene difícil cabida?.

Al final, las cosas son lo que son y no lo que parecen. El principio que persigue toda norma legislativa es asegurar que las circunstancias  se clasifiquen en referencia a la respuesta que ha de dar la sociedad.

A nuestro juicio, la aceptación de  signos olfativos supone una inadaptación a la normativa marcaria, y una situación que nuestro juicio nos abocará a una tremenda inseguridad jurídica ¿y no es eso precisamente lo que debe tratar de evitar toda ley?






Rafael Jiménez Díaz
Abogado y Agente de la Propiedad Industrial
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS